适用场景
在华或计划出海的科技型、制造型企业,尤其是在产品研发、专利申请、专利无效宣告及后续专利侵权诉讼阶段,需要高度关注其专利权利范围的确定与维护。
核心要点
1. 禁止反悔原则的核心要义
专利申请人或权利人在专利授权或无效程序中,为获得授权或维持专利有效性而主动限制了保护范围,则在后续侵权诉讼中,不得再将该被排除的技术方案重新纳入保护范围。
2. 中国法律依据与例外情况
最高人民法院司法解释明确规定了禁止反悔原则。但存在“审查员明确拒绝”的例外,即若审查员明确拒绝了申请人旨在缩小保护范围的修改或意见,则相关技术方案不被视为放弃。
3. 审查档案对维权的影响
专利审查和无效程序中提交的所有文件,包括权利要求书的修改、说明书的修改以及意见陈述,都将成为未来专利侵权诉讼中解释权利要求、判断保护范围的重要证据。
4. 案例警示:修改意见的深远影响
实际案例表明,专利申请人在审查过程中对权利要求书的修改和意见陈述,即使是为了满足审查要求,也可能在后续侵权诉讼中被法院采纳,从而限缩专利保护范围,导致侵权不成立。
实务建议
- 在提交专利申请前,与专利代理人充分沟通,明确发明与现有技术的界限,合理确定独立权利要求保护范围,并充分、有效地布局从属权利要求,确保覆盖所有期望保护的技术方案。
- 在专利审查和无效程序中,仔细斟酌提交的修改方案和意见陈述,避免随意解释技术方案或修改权利要求,特别是在强调区别特征或缩小保护范围时,需警惕可能放弃本欲保护的技术方案。
- 若对审查员的意见有异议,应积极回应并解释,或通过进一步修改清晰、合理地界定或解释相关技术特征,避免模糊不清的表述。
- 对于可能限制权利要求保护范围的敏感意见,可考虑与审查员进行口头沟通,在说服审查员的同时,尽量减少书面记录,以降低未来适用禁止反悔原则的风险。
风险提示
- 专利申请或无效程序中的不当修改或意见陈述,可能导致专利保护范围被法院限缩,从而无法有效打击侵权行为。
- 专利权人可能因禁止反悔原则,在侵权诉讼中被法院认定被控侵权产品未落入专利保护范围,导致维权失败。
- 试图在审查阶段和侵权诉讼阶段采取“两面派”立场,可能被法院认定违反诚信原则,损害公共利益。
- 忽视专利审查档案在未来维权中的证据作用,可能导致在诉讼中处于不利地位。