适用场景
涉及产品研发、制造、销售或技术引进的中国出海企业,在遭遇海外或国内竞争对手提起的专利侵权诉讼时,需要重点关注。
核心要点
1. 专利无效宣告是核心抗辩策略
在专利侵权诉讼中,直接挑战原告专利的有效性是一项强有力的防御手段。如果能够成功向专利复审机构(如中国的专利复审委)申请宣告涉案专利无效,原告的诉讼基础将不复存在,案件可能被直接驳回。这尤其适用于技术成熟、原告专利可能缺乏新颖性或创造性的领域。
2. 多策略并行,构建立体防御体系
不应仅依赖单一抗辩理由。在提起专利无效宣告请求的同时,应结合不侵权抗辩(如技术特征未全面覆盖)、现有技术抗辩、先用权抗辩等,形成多层次的防御组合。律师需基于对产品技术和专利文件的深入分析,以及客户的举证能力,制定综合诉讼策略。
3. 精准检索与论证是无效宣告成功的关键
成功宣告专利无效依赖于找到在专利申请日前公开的、能破坏其新颖性或创造性的对比文件(如在先专利、公开出版物等)。需要精准识别涉案专利与最接近现有技术的区别特征,并论证该区别特征属于公知常识或已被其他对比文件公开,从而使该专利方案显而易见。
4. 程序复杂,需做好持久战准备
通过专利无效进行抗辩涉及多重法律程序,通常包括侵权诉讼的一审、二审,以及向专利复审委提起的无效宣告程序,甚至后续可能涉及的行政诉讼。整个过程耗时较长,需要企业有相应的资源投入和耐心,并与专业律师紧密配合。
5. 从失败中学习,二次进攻可能奏效
即使第一次无效宣告请求未获支持,也并非终点。应仔细分析审查决定中已认定的事实(如确认的区别技术特征),重新评估技术争议焦点,并与客户深入沟通,进行更有针对性的现有技术检索,完全有可能在第二次请求中取得成功。
实务建议
- 遭遇专利侵权诉讼时,立即评估提起专利无效宣告的可能性,并与诉讼抗辩同步进行。
- 聘请兼具专利法律知识和相关技术背景的律师团队,对涉案专利和被控产品进行精细化技术特征比对。
- 系统性地检索全球范围内的在先专利、技术文献、产品手册、公开使用证据等,寻找可用于无效宣告的对比文件。
- 企业内部建立和完善技术档案管理制度,妥善保存研发记录、设计图纸、销售合同、产品手册等,为先用权抗辩等提供证据支持。
- 在无效宣告程序中,积极与专利代理人/律师沟通,准确理解审查员对技术特征和法律要点的认定,以便调整策略或准备后续程序。
风险提示
- 切勿忽视证据保存。现有技术或先用权抗辩失败常因无法提供充分、有效的证据(如早期销售合同、原始技术图纸、公开使用的确切日期证明)。
- 避免对不侵权抗辩过于乐观。法院对技术特征的比对可能非常严格,仅主张‘不相同’不一定能免除侵权责任,需结合等同原则等综合判断。
- 注意诉讼与无效程序的联动时效。提起无效宣告请求后,侵权诉讼可能中止审理,但并非绝对,需主动向法院申请并说明理由。
- 警惕专利撰写质量。一些专利经过精心撰写,保护范围可能较宽,增加不侵权抗辩的难度,此时无效宣告策略的价值更为凸显。
- 海外诉讼需关注当地程序。不同国家的专利无效程序(如美国的IPR)规则、时限和证据标准各异,必须依靠当地专业律师。