适用场景
采用OEM(贴牌生产)模式、产品全部出口海外且在中国持有商标注册的中国出海企业或外资企业,在面临商标连续三年不使用撤销申请时需重点关注。
核心要点
1. OEM出口使用不被视为商标法意义上的“使用”
根据中国司法实践,仅在OEM产品上贴附商标并全部出口至海外,不被视为在中国大陆境内的商标法意义上的“使用”。此类行为发生在特定主体之间,商标未发挥识别商品来源的功能,因此无法满足商标维持注册的“使用”要求。
2. 商标撤销风险:OEM使用无法对抗“撤三”申请
若商标注册人仅能提供OEM出口的使用证据,在遭遇第三方提出的连续三年不使用撤销申请时,该商标很可能因无法证明在中国市场进行了真实、公开、合法的商业使用而被撤销注册。
3. 司法实践存在分歧但风险趋势明确
早期有判例认为OEM出口可视为维持注册的使用。但近期(如“MANGO”案)的司法趋势已转向否定态度,强调商标必须在境内市场发挥识别功能。尽管尚未有最高法院的统一定论,但风险已然升高。
4. 与侵权认定规则的潜在冲突
在商标侵权案件中,OEM贴标出口通常不被认定为商标法意义上的使用,因而不构成侵权。但在商标维持注册的行政案件中,同样的行为也可能不被认可为“使用”,这导致了法律适用逻辑上的不一致,企业需注意此区别。
实务建议
- 核心策略:在中国市场进行真实商业使用。即使产品主要出口,也应规划在中国境内进行少量销售、广告宣传或参加展会,并保留完整证据链(如合同、发票、广告物料)。
- 建立商标使用证据档案。系统性地保存商标在中国境内使用的所有证据,包括但不限于销售合同、增值税发票、带有商标的产品实物照片、网站截图、宣传手册等。
- 提前布局防御性注册。对于核心商标,可在主要商品类别上提前提交备份注册申请,以防主商标因“撤三”被撤销后陷入被动。
- 定期监控商标状态。关注商标续展时间点,并在注册满三年后尤其警惕,主动准备使用证据以备应对可能的撤销申请。
- 考虑许可给关联方境内使用。通过合法的商标许可合同,许可给在中国的关联公司或其他第三方在境内市场使用,并确保该使用是真实、公开且符合商业惯例的。
风险提示
- 误区:认为OEM出口贴标就是有效的商标使用。这是最常见的认知错误,仅凭出口报关单、外贸合同等无法证明商标在中国法下的“使用”。
- 注意事项:商标使用证据必须体现“公开性”和“识别性”。证据需能证明商标面向中国相关公众,并用于识别商品来源。内部文件或封闭链条的交易证据效力弱。
- 误区:依赖过时的判例。不要仅依据多年前支持OEM使用可维持注册的判例来制定策略,必须关注最新的司法动态和风险变化。
- 注意事项:应对“撤三”申请有严格时限。一旦收到撤销通知,必须在法定期限内提交使用证据,逾期将视为放弃答辩权利。