适用场景
主要业务模式为接受海外委托、在中国境内进行生产加工并将全部产品出口至海外的企业(即“定牌加工”或“OEM”企业),尤其需要关注其在中国已注册商标的维持与保护策略。
核心要点
1. 定牌加工不构成商标法意义上的使用
根据中国司法实践,仅为出口而进行的定牌加工(贴附商标后全部销往境外),其商标贴附行为不被认定为《商标法》意义上的“使用”。因为该行为未在中国市场发挥识别商品来源的功能,买卖发生在特定主体之间,不依赖商标的识别作用。
2. 无法用以对抗“撤三”风险
若注册商标仅用于定牌加工出口,当遭遇他人以“连续三年停止使用”为由提出撤销申请时,相关加工证据很可能不被商标行政和司法机关采纳,从而导致商标被撤销的风险显著增加。
3. 司法裁判标准存在不确定性
对于定牌加工能否维持商标注册,不同法院在过往判例中存在分歧。虽有案例认定不构成使用,但仍有不同观点,目前尚未形成完全统一的司法结论,企业需关注最新裁判动向。
4. 影响品牌保护与市场布局策略
这一风险直接影响企业的中国商标资产安全。若商标因“未使用”被撤销,企业将丧失通过异议、无效等程序阻止他人抢注或侵权的权利,也可能打乱未来进军中国市场的长期规划。
实务建议
- 在商标注册满三年之前,针对核心商品/服务类别,提前规划并提交新的商标注册申请,以建立权利延续的‘防火墙’。
- 除了定牌加工,积极在中国境内创造并保留其他能被认定为商标‘使用’的证据,例如少量商品在国内市场的销售合同、发票、广告宣传材料等。
- 建立商标使用证据的定期归档制度,确保能随时应对可能的撤销申请。
- 密切关注中国最高人民法院及北京知识产权法院、高级法院的相关最新判例,及时调整商标策略。
- 考虑将品牌保护与未来的中国市场进入计划相结合,适时启动面向中国市场的、真正的商标使用行为。
风险提示
- 误区:认为‘我在中国生产贴牌产品,就是使用了商标,商标不会被撤销’。实务中,这种‘使用’很可能不被认可。
- 注意事项:不要完全依赖定牌加工行为作为维持商标注册的唯一手段,这存在极高的法律风险。
- 注意事项:商标撤销复审及后续诉讼程序耗时较长,一旦商标被撤销,企业将面临品牌在中国‘裸奔’的空窗期,补救成本高昂。
- 误区:认为过去的类似支持性判例仍绝对有效。司法观点可能随时间和案件变化而调整,需以最新权威判例为准。